Van Tesla en Burberry tot Cartier en Häagen-Dazs, allemaal kregen ze de afgelopen jaren te maken met Chinese merkkapers. Een bromfiets-merk ‘Tesla’ noemen was in China tot voor kort bijvoorbeeld geen probleem. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, was het adagium. Een nieuwe merkenwet, die op 1 november ingaat, geeft bedrijven meer middelen om dit soort merkendiefstal te bestrijden. Als een aanvrager van een merk niet de bedoeling heeft het merk ook daadwerkelijk te gebruiken, wordt de aanvraag vanaf 1 november – als het goed is – afgewezen.
Het gaat om enorme aantallen: van de 10 miljoen nieuwe aanvragen voor merkregistratie die vorig jaar wereldwijd werden gedaan, kwamen er ruim 7 miljoen uit China, bleek eerder uit cijfers van World IP Review. Een deel daarvan zijn merken die worden gekaapt, met als enige doel om ze voor zo veel mogeljk geld weer door te verkopen. Sommige kapers bezitten meer dan 500 registraties.
Probeer je merk dus goed en tijdig te beschermen, zegt Bas Kist, partner bij het Nederlandse merkbureau Chiever. “Zowel qua tekst als beeld. Dat ‘tijdig’ zie je vooral in China. Als je het daar niet op tijd doet, is er een Chinese kaper die je merk inpikt. Let wel, ook al ben je goed beschermd, dan nog kan het misgaan.”
Sommige merken proberen hun merkrecht steeds verder op te rekken, ziet Kist ook. Zoals Starbucks, dat een claim probeerde te leggen op een groene stip op een beker.
Een selectie van 10 opvallende merkzaken die onlangs werden uitgevochten, afkomstig uit een magazine dat Chievers ieder kwartaal uitgeeft:
1 . F1-sponsor pikt logo
Rich Energy, het energie-dranken bedrijf dat sponsor is van het Haas Team uit de Formule 1, gebruikt een logo dat gestolen is het bedrijf Whyte Bikes. Rich Energy moet stoppen met het gebruik van het logo, dat niet alleen op zijn blikjes staat, maar ook prominent op de F1-auto’s en de helmen van de coureurs van het Haas-team. 
Dat heeft de rechter in Engeland in mei van dit jaar bepaald in een door Whyte aangespannen procedure. Volgens de rechter heeft Rich Energy, of in ieder geval zijn ingehuurde designbureau Staxoweb, willens en wetens het logo (afbeelding rechts) van fietsenfabrikant Whyte gekopieerd.
Tijdens de rechtszaak bracht de oprichter van het designbureau Staxoweb een brand manual van Rich Energy in, die volgens hem gemaakt was in 2015. Echter, tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de brochure niet uit 2015 kwam maar uit 2018. Dat riekt naar bedrog, liet de rechter weten. Dat de logo’s nog niet verdwenen zijn van de raceauto’s en de helmen van Haas komt omdat Rich Energy het er niet bij laat zitten en beroep heeft aangetekend.
2. Porsche verliest model
Een stevige nederlaag voor Porsche. Op 6 juni bepaalde het Europese Gerecht dat twee Europese modelregistraties (uit 2004 en 2010) van de Porsche 911 ongeldig zijn. Om voor modelbescherming in aanmerking te komen moet een model een eigen karakter hebben. Volgens het Europese Gerecht ontbreekt dat eigen karakter omdat de geregistreerde modellen van Porsche te weinig van de oudere versies van de 911.
3. Friet McCain verboden
Patattenfabrikant McCain heeft ook in hoger beroep de zaak over zijn Rustic Twist-frietjes verloren. Volgens het Gerechtshof in Den Haag maken de frieten van McCain inbreuk op de Europese modelrechten van concurrent Simplot.
In 2010 liet Simplot voor de specifieke vorm van zijn SideWinders, een gedraaid frietje, een Europese modelregistratie verrichten. Net als de voorzieningenrechter in 2017, oordeelt het Hof nu in beroep dat deze Europese modelrechten van Simplot geldig zijn. De Rustic Twist-frieten van McCain wekken eenzelfde algemene indruk en maken inbreuk op het beschermde model.
De uitspraak toont de grote waarde van een Europese modelregistratie aan. Zelfs voor zo’n tamelijk heel basaal frietje kun je dus een stevig monopolie verwerven in alle 28 landen van de Europese Unie.
4. Geen © voor gekleurde laars
De verkoop van de rubberen kinderlaars Groovy van schoenenverkoper Gevavi hoeft niet gestopt te worden. De Groovy maakt geen inbreuk op de rechten van de Fashion Boot van het bedrijf Druppies. Dat heeft de Rechtbank Overijssel eind mei in Kort Geding bepaald.
Links de Groovy, rechts de Fashion Boot
Nadat in 2018 de afspraken over de levering door Druppies van de Fashion Boot aan Gevavi niet van de grond kwamen, besloot Gevavi in 2019 met een eigen laars op de markt te komen: de Groovy. Druppies meent dat deze Groovy inbreuk maakt op de auteursrechten van de Fashion Boot.
Echter, volgens de rechter krijgt zo’n half-hoog gekleurde kinderlaars geen bescherming van het auteursrecht. De kenmerkende elementen van de laars, zoals het lipje, verstevigingen aan de zijkant, een diep zolenprofiel, de felle kleuren en een logo aan de zijkant, zijn allemaal niet nieuw of deels functioneel bepaald. Geen auteursrechten voor de Fashion Boot en dus geen inbreuk door de Groovy. Druppies moet ruim € 15.000, proceskosten betalen.
5. Opvallend verlies Glenfiddich
William Grant & Sons heeft een opvallende nederlaag geleden in Engeland. Het lukte het bedrijf niet de merkregistratie van het whisky-label Glenfield te stoppen. En dat terwijl Glenfiddich toch een heel oud whisky-merk is met een grote reputatie. Desondanks vond het Engelse merkbureau dat er geen gevaar voor verwarring is. Hoger beroep lijkt voor de hand te liggen.
6. Lidl misleidt
Supermarkt Lidl moet stoppen met zijn reclames waarin het bedrijf zijn Cien beauty crème vergelijkt met de crèmes van La Prairie. Volgens de voorzieningenrechter in Amsterdam is de reclame van Lidl misleidend en pleegt de supermarkt merkinbreuk.
Vergelijkende reclame maken mag en wordt in Europese rechtspraak zelfs toegejuicht, zo stelt de rechter letterlijk in zijn vonnis. Echter, er zijn wel grenzen en die heeft Lidl hier overschreden.
In zijn reclames zegt Lidl dat de Cien crème vergelijkbare ingrediënten bevat als die van La Prairie, maar dat de Lidl-crème slechts € 7.99 kosten en een potje La Prairie bijna € 550,-. Voor deze opvallende vergelijking verwijst Lidl naar een publicatie in de Engelse krant The Sun. Maar de publicatie in The Sun blijkt alleen gebaseerd te zijn op …. een persbericht van Lidl UK!
Tijdens de procedure komt ook een onderzoeksrapport op tafel waaruit blijkt dat de crème van Lidl 36 ingrediënten bevat en die van La Prairie 81, wat de producten onvergelijkbaar maakt. De winkel moet stoppen met deze misleidende vergelijkende reclames en dient € 15.000 aan proceskosten te betalen.
7 . Heineken-naaimachines
De merken “Heineken” and “Xi Li” (de Chinese naam voor Heineken) moeten in China beschouwd worden als ‘bekende merken’. Dat heeft de rechtbank in Guangzhou in mei bepaald. De fabrikant van Heineken-naaimachines pleegt volgens de rechter merkinbreuk en moet Heineken een schadevergoeding 72.500 dollar te betalen.
Volgens de rechter gebruikt het bedrijf merken die identiek zijn aan de in China geregistreerde Heineken-merken. Het publiek zal deze merken associëren met het bekende Heineken-merk of denken dat Heineken hiervoor toestemming heeft gegeven.
Het is voor grote merken als Heineken erg belangrijk om in China de status van ‘bekend merk’ te verwerven. Hierdoor wordt het veel makkelijker om op te treden tegen bedrijven die een gelijkend merk voor totaal andere producten gebruiken of registreren.
Het Chinese bedrijf doet overigens nog wel een poging er een slaatje uit te slaan: zij hebben Heineken nota bene gevraagd de naaimachine-merken te kopen voor ruim 400.000 dollar. Doet Heineken dat niet, dan dreigen de Chinezen in beroep te gaan.
8. De groene cirkel van Starbucks
Koffiereus Starbucks heeft de bescherming van zijn huisstijl in de Verenigde Staten weer wat weten op te rekken. Onlangs accepteerde het Amerikaanse merkenbureau de merkregistratie van groene cirkel op een witte koffiebeker.
In eerste instantie had het merkenbureau de registratie geweigerd omdat het geen exacte weergave zou zijn van hoe Starbucks zijn merk gebruikt. Echter, toen Starbucks voorbeelden van het gebruik van een groene cirkel op een beker liet zien, werd de registratie alsnog geaccepteerd.
De registratie van de groene cirkel ‘los’ (links) geweigerd, rechts de merkregistratie die wel werd geaccepteerd
Echter, de poging van Starbucks om ook de groene cirkel los te als registreren, dus ongeacht de vorm en omvang van de beker, werd afgewezen. Er zijn dus toch nog grenzen.
9. Nike: geen merk voor Just Say It
Sportmerk Nike heeft in de Verenigde Staten met succes oppositie gevoerd tegen de merkregistratie van de slogan Just Say It voor boeken over een gezonde levensstijl. ‘Just Say It’ werd geclaimd door Cheryl Bauman-Buffone, een Amerikaanse leiderschapsexpert.
Volgens het Amerikaanse merkenbureau lijkt het merk Just Say It sterk op de wereldbekende Nike-slagzin Just Do It en dat is verwarrend.
Bovendien bestaat het gevaar de bekende slagzin van Nike aan kracht inboet – ‘verwatert’ – door het gebruik van zo’n overeenstemmende slogan. Just Say It krijgt dan ook geen registratie.
10. Valencia vecht voor vleermuis
Links het geregistreerde logo van DC Comics, rechts het in 2012 aangevraagde EU-merk van Valencia
Voetbalclub Valencia heeft het aan de stok met het Amerikaanse bedrijf DC Comics, dat de wereldwijde rechten voor het character Batman bezit. DC Comics verzet zich tegen de registratie van een vleermuizenlogo door Valencia. 
De Spaanse club gebruikt al bijna 100 jaar een logo van een schild waarin een vleermuis verwerkt is. Echter, in 2012 probeerde de club een nieuwe zwarte vleermuis los als Europees merk te registreren.
Dat stuitte echter op bezwaren van DC Comics, dat een oppositie tegen de aanvraag indiende. Ook DC Comics bezit een merkregistratie van een zwarte vleermuis. Na bijna 4 jaar gesteggel koos Valencia eieren voor zijn geld en trok de registratie in.
Ter gelegenheid van zijn 100 jarig bestaan vroeg de club onlangs een nieuwe merkregistratie aan, ditmaal van een logo met een gouden vleermuis. Hoewel je zou zeggen dat dit toch wel op flinke afstand zit van het logo van DC Comics – ook omdat het woord Valencia is toegevoegd – blijken de Amerikanen toch ook nu weer een oppositie te hebben ingediend. De strijd is dus nog niet gestreden.
