Iedere ondernemer die serieus bezig is met zijn bedrijf en het wil beschermen, vraagt één of meerdere merken aan. Merkregistratie is een essentieel onderdeel van een gezond opererende onderneming. Maar, merkregistratie moet wel op de juiste manier gebeuren.
Meer in het bijzonder: voorafgaand aan de merkaanvraag moet het nodige onderzoek worden gedaan. De reden hiervoor is dat je anders een ouder bezwaarlijk merk over het hoofd zou kunnen zien. En als dat gebeurt, kun je een conflict krijgen met de houder van dat merk. Hieronder een veelvoorkomende manier waarop er wordt omgegaan met zo’n conflict.
Wanneer begint een conflict meestal?
Als je een merkaanvraag indient, wordt het merk op een gegeven moment gepubliceerd. Vanaf dat moment krijgen oudere merkhouders een periode de tijd om oppositie (een soort bezwaar) in te dienen tegen het merk, als zij vinden dat jouw merk teveel lijkt op dat van hen. In de Benelux is deze periode twee maanden. Een merkconflict begint dus vaak na de publicatie van een aangevraagd merk.
Maar vaak wordt niet meteen oppositie ingediend door de ander. Oppositie indienen kost namelijk geld en in veel gevallen zal de tegenpartij het probleem eerst door onderhandelingen willen oplossen. Het kan natuurlijk ook zijn dat tegenpartij een meer agressieve houding aanneemt en wel direct oppositie indient. Of dat een tegenpartij oppositie meteen móet indienen, omdat de (niet te verlengen) termijn voor het indienen van oppositie anders verloopt.
Ook als er oppositie ingediend is, is er echter ruimte voor onderhandelen: de oppositie begint namelijk niet meteen. Na het indienen van oppositie volgt eerst een “afkoelingsperiode” waarbinnen partijen eventueel kunnen onderhandelen. Tenzij tegenpartij echt niet wil onderhandelen natuurlijk.
Kunnen de merken naast elkaar bestaan?
Als tegenpartij de oudste rechten heeft, dan staan die uiteraard sterk in de onderhandelingen. Die zal dan vaak willen dat je het merk intrekt, of dat je de lijst van producten en diensten waarvoor je het merk aangevraagd hebt, beperkt.
Jij wilt uiteraard dat je merk blijft bestaan. De belangrijkste vragen die bepalend zijn voor of dit mogelijk is en of je dit kan bereiken buiten een oppositieprocedure, zijn:
1) Hoe erg lijken beide merken op elkaar
2) In hoeverre zitten ze in elkaars vaarwater qua producten en diensten waar ze voor zijn aangevraagd?
Misschien zitten jullie merken beide in dezelfde hoek, maar richt jij je echt specifiek op een bepaalde doelgroep. Dan kun je voorstellen dat je de producten of diensten beperkt zodat de merken elkaar niet meer raken.
Een voorbeeld: stel dat jij een merk aan hebt gevraagd dat veel lijkt op dat van een ander, en dat in beide gevallen is aangevraagd voor “software”. Stel dat jij je specifiek op software voor tekstverwerkers richt, terwijl de ander zich richt op software voor de medische wereld. Dan is er bij nader inzien toch minder raakvlak, ook al zitten jullie beiden in de software.
Co-existentie
Het is dan namelijk in principe niet te verwachten dat de klanten van tegenpartij geconfronteerd worden met jouw merk. Je kunt dan voorstellen om jouw producten te beperken tot “software voor tekstverwerkers”. De afspraken hierover kun je vastleggen in een zogenaamde co-existentie-overeenkomst. Als de tegenpartij hiermee akkoord gaat, heb je hiermee een oppositie voorkomen en is er sprake van “co-existentie”, oftewel: “naast elkaar bestaan”.
Van belang is natuurlijk dat je de inhoud van de overeenkomst goed checkt. Als de tegenpartij namelijk de sterkste rechten heeft, is de kans groot dat tegenpartij bepalingen in de overeenkomst zal willen bedingen die erg in hun voordeel zijn. Daarom is het verstandig om voor de onderhandelingen en voor de co-existentieovereenkomst, een IE-professional in te schakelen.
