Het beschermen van merken in het buitenland lijkt wat omslachtiger te worden nu het Europese Hof van Justitie stelt dat een Europees merk ook echt actief op een groter grondgebied wordt gebruikt. Je merk veiligstellen door het alleen maar in verschillende landen te deponeren is niet meer voldoende.
Merkstrijd
Bij merkenbureau Onel uit Weesp zitten ze nog te studeren op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een zaak die bijna-naamgenoot Omel tegen hen had aangespannen over de Europese rechten op hun merknaam.
Onel trademarks verdedigde vorig jaar in die zaak indirect het belang van duizenden houders van Europese merken voor het Hof van Justitie in Luxemburg. Aanleiding was een uitspraak van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), dat stelde dat een merkregistratie in de Europese Unie niet automatisch betekent dat je merk in de loop van de jaren in alle landen beschermd blijft.
De aanleiding
Het begon allemaal in 2009, toen het in merken gespecialiseerde Hagelkruis Beheer het merk Omel deponeerde. Dat bedrijf had plannen voor activiteiten onder die naam in Scandinavische landen, niet eens in Nederland. Maar dat werd wat moeilijk omdat een Nederlandse concurrent daar de naam Onel had vastgelegd. Een letter verschil, maar behoorlijk verwarrend. En dus wilde Hagelkruis duidelijkheid: het merk Onel leek niet actief in Scandinavië. Misschien moesten niet-actieve merken maar verboden worden.
De uitspraak
Het gevecht op Nederlandse bodem eindigde vorig jaar bij het Hof in Den Haag, dat de zaak weer verwees naar het Hof van Justitie in Luxemburg. Luxemburg heeft geen van beide partijen echt gelijk gegeven. Actief gebruik van een merk in elk Europees land is overdreven, vond ook het Hof, maar van een Europees merk mag wel verwacht worden dat het op een groter grondgebied wordt gebruikt. Gebruik in een land kan voldoende zijn, maar alleen als er bepaalde omstandigheden aanwezig zijn. Welke omstandigheden, dat is vooralsnog niet nader toegelicht.
Gevolg voor de praktijk
Maar wat betekent dat nu voor bedrijven in de praktijk? Nederlandse bedrijven die niet direct in het buitenland uitrollen, kunnen sowieso het beste beginnen met een Benelux merk, adviseert Arnaud Bos van Onel. Koesteren zij alsnog Europese ambities dan kunnen ze altijd nog een Europees merk aanvragen. De eerste vijf jaar zitten ze dan in elk geval veilig. De wetgever geeft bedrijven ruim de tijd om een nieuw merk in de markt te zetten. Maar na die vijf jaar moet er wel wat met het merk gebeuren. ‘Plaatsing van alleen een advertentie is dan niet voldoende meer’, zegt Bos.
Bos verwacht dat nog wel enkele juridische gevechten zullen worden gevoerd om duidelijkheid te krijgen over de uitzonderingen op de regel. ‘Wij vermoeden dat nicheproducten het makkelijker krijgen, neem een typisch Nederlands product als schaatsen. Daarvoor kan het actieve gebruik van een merk in een land nog wel voldoende zijn. In andere gevallen zal toch een actievere strategie moeten worden gekozen.’
