Een recent voorbeeld. Het bekende Portakabin – producent van ‘noodlokalen’ – is woedend dat het veel minder bekende Primakabin adverteert met de term Portakabin. Op grond van haar merkrechten kan Portakabin zich daartegen normaal gesproken bij advertenties in kranten en tijdschriften, commercials op radio en tv ook verzetten. Toch lijkt Primakabin er mee weg te komen. Het voldoet namelijk aan eisen die gelden voor het maken van vergelijkende reclame. Hoe zit dat?
Op internet wordt enorm veel geadverteerd. Google maakt van deze vraag naar advertentieruimte graag gebruik. Daarvoor wordt ondermeer gebruik gemaakt van de alom bekende AdWords. Wanneer je als zoekterm in Google de term “portakabin” intoetst, krijg je als tweede (betaalde) hit de site van Primakabin. Primakabin heeft dus als één van haar AdWords aan Google opgegeven het woord “portakabin”.
Procedures
Geen enkele merkhouder vindt het aangenaam dat concurrenten haar merk gebruiken om business te genereren ten koste van de business van die merkhouder. In verband hiermee zijn er diverse merkhouders van bekende merken procedures gestart tegen (i) de concurrenten die die bekende merken als AdWords registreren en (ii) Google. Google zou in de visie van die merkhouders faciliteren dat inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van de desbetreffende merkhouder(s). Ook Portakabin heeft dat gedaan tegen Primakabin.
In enkele van de andere aanhangig gemaakte zaken heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap onlangs belangrijke uitspraken gedaan over dit gebruik van die merknamen. De uitspraken hebben heel wat stof doen opwaaien, omdat het Hof van Justitie een grote vrijheid toekent aan de concurrenten om de merknaam van een ander te gebruiken als AdWord.
Samengevat komt de rechtspraak van het Hof van Justitie op het volgende neer:
- Google is niet aansprakelijk voor eventuele merkinbreuk, zolang zij zich niet te veel en niet te actief bemoeit met de selectie van de AdWords en inbreukmakende AdWords snel verwijdert na melding van die inbreuk (oftewel: zolang zij een deugdelijke Notice and Take Down Procedure hanteert).
- Je mag een merk van een ander als AdWord gebruiken als je (bijvoorbeeld) tweedehands merkartikelen wilt verkopen, met de merkhouder wilt concurreren en de advertentie die verschijnt niet verwarrend of misleidend is. Zo mag er bijvoorbeeld niet worden gesuggereerd dat er sprake is van een commerciële band tussen de merkhouder en de adverteerder en ook mag er geen onduidelijkheid bestaan over de herkomst van de advertentie.
- Dit is duidelijk niet toegestaan: het gebruik van het merk als AdWord voor namaak producten. Dit wordt wel degelijk beschouwd als merkinbreuk.
Het Hof van Justitie redeneert dat de merkhouder zelf ook bovenaan kan komen te staan in de betaalde advertenties van Google, als ze maar genoeg betaalt. Bovendien oordeelt het Hof van Justitie dat de merkhouder in de regel in de “natuurlijke” Google hits ook al bovenaan zal komen te staan.
Mogelijkheden ondernemers
Dit creëert uitgebreide en interessante mogelijkheden voor ondernemers. Waar er lange tijd discussie over bestond of je de merknamen van merkhouders mocht gebruiken, is nu duidelijk dat dat in veel gevallen is toegestaan. Zo gebruikt Primakabin nog steeds het AdWord Portakabin, doet Coca Cola hetzelfde met Pepsi Cola en mag een (web)winkel in fairtrade producten, zoals bijvoorbeeld www.globalgoodies.nl, als AdWords gebruiken: Louis Vuitton en Samsonite.
Lees ook het artikel Begrijp jij de marketing van Google? of het boek Scoren met Google adwords
